Rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke

Die Ergänzung einer Marke durch Zusätze kann zur Löschung wegen Nichtbenutzung der Marke in der eingetragenen Form führen.

In dem Beschluss „Dorzo“ des Bundesgerichtshof I ZB 6/16 vom 11.05.2017 hat der Bundesgerichtshof zu der Frage Stellung genommen, ob eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „Dorzo“ bei Benutzung von „Dorzo-Vision®“, also trotz des Zusatzes „Vision“, zu bejahen ist.

Der Bundesgerichtshof hat diese Frage im vorliegenden Fall verneint, da der Zusatz „Vision“ mit der Marke erkennbar (durch den Bindestrich) verbunden ist.

Eine Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden, so dass die Marke und der Zusatz als eine Einheit wirken.

Zu der Verbindung der Marke mit dem Zusatz trug in dem entschiedenen Fall auch das erst nach dem Zusatz angebrachte ®, das den Eindruck einer einheitlichen Kennzeichnung noch verstärkte, bei.

Empfehlung

Grundsätzlich sollte eine eingetragene Marke möglichst so benutzt werden, wie sie eingetragen ist. In jedem Fall sollte jedoch vermieden werden, die Marke mit einem Zusatz zu benutzen, der mit der Marke – beispielsweise durch einen Bindestrich – verbunden ist.

Die Entscheidung des BGH legt nahe, dass eine rechtserhaltende Benutzung anerkannt worden wäre, wenn die Marke als „Dorzo® Vision“ benutzt worden wäre.

Verschärfung der persönlichen Haftung eines Geschäftsführers einer Gesellschaft auf Unterlassung und Schadensersatz bei Patentverletzung

Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Glasfaser II“ die persönliche Haftung des Geschäftsführers einer Gesellschaft bei Patentverletzung grundsätzlich verschärft.

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt:

„Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, ist dem Verletzten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden.“

Zudem geht der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung grundsätzlich von einem schuldhaften Fehlverhalten des gesetzlichen Vertreters bei einer Patentverletzung aus:

„Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellung zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters.“

Nach dieser Entscheidung obliegt es vielmehr dem gesetzlichen Vertreter, darzulegen, wie er den ihm obliegenden Pflichten, eine Patentverletzung zu vermeiden, nachgekommen ist.

Ein Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, vor der Herstellung von technischen Erzeugnissen oder der Durchführung von Verfahren prüfen, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen.

Der gesetzliche Vertreter ist gehalten, die geforderte Überprüfung zu veranlassen oder zu organisieren, dass diese Pflicht durch einen verantwortlichen Mitarbeiter gewährleistet ist.

Kann der gesetzliche Vertreter nicht nachweisen, dass er dieser ihm obliegenden Pflicht nachgekommen ist, so kann er persönlich wegen Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

Zur Vermeidung der persönliche Haftung des gesetzlichen Vertreters Ihrer und zur generellen Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen sollten die Patentanmeldungen und Patente Ihrer Wettbewerber grundsätzlich überwacht und zudem bei neuen Erzeugnissen oder Verfahren auch die Gefahr einer Verletzung von Schutzrechten Dritter überprüft werden.

Beispielsweise kann eine regelmäßig wiederkehrende Überwachung von Schutzrechten weltweit eingerichtet werden.

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